據(jù)統(tǒng)計，我國有700多類產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界第一位，玩具占全球的70%，鐘表占全球的70%，打火機(jī)占世界的70%以上，鞋類產(chǎn)品占全球的50%，DVD碟機(jī)一度曾經(jīng)占全球的90%，彩電占全球的45%，家用空調(diào)機(jī)的生產(chǎn)占世界的32%，洗衣機(jī)占23%，冰箱占19%，紡織品服裝貿(mào)易占全球的24%，自行車出口占世界60％以上，摩托車出口占全球的48％，我國水泥、鋼鐵、建材、造紙等行業(yè)的生產(chǎn)能力居世界第一。10年來，伴隨著我國企業(yè)實力的增強(qiáng)，其對外直接投資從10年前的27億美元增加到2013年的1000億美元以上。

我國企業(yè)要“走出去”，謀求在海外發(fā)展是一個必然的發(fā)展趨勢。在我國企業(yè)“走出去”的過程中，面臨著各種知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險，特別是專利的風(fēng)險是不可避免的，應(yīng)該引起企業(yè)的重視，對于中小企業(yè)而言更是如此。

一、企業(yè)“走出去”面臨的專利風(fēng)險我國企業(yè)“走出去”面臨的專利風(fēng)險主要有以下幾方面：

1、地域性造成的專利風(fēng)險

專利如同其他知識產(chǎn)權(quán)一樣具有地域性。國內(nèi)一些企業(yè)的產(chǎn)品在國內(nèi)沒有遇到專利侵權(quán)糾紛，但是一出口到國外就產(chǎn)生專利糾紛，被指控專利侵權(quán)，甚至被查扣、封存、責(zé)令賠償。其根本原因就是由于不了解專利的地域性。各國專利制度存在差異，作為一個外國企業(yè)的智力成果在我國沒有申請專利、取得專利保護(hù)，不等于在其他國家也一定沒有申請專利、取得專利保護(hù)。特別是對于一些仿制外國的產(chǎn)品，更是如此。有些企業(yè)不知道這一常識，才吃了大虧。

2、海外參展的專利風(fēng)險

國內(nèi)企業(yè)到海外參展是我國企業(yè)走向世界的重要步驟之一，同樣存在專利風(fēng)險，特別是到歐洲去參展，風(fēng)險更大一些。2006年在法國巴黎舉辦的世界制藥原料展覽會上，2007年、2008年在全球最具規(guī)模和影響力的信息及通訊技術(shù)博覽會——德國漢諾威Cebit電子展會上，2008年在國際消費類電子產(chǎn)品大展——德國柏林IFA展會上，我國多家參展企業(yè)被以“可能涉嫌侵犯專利權(quán)”為由多次遭遇主辦國海關(guān)突襲查抄，多款參展產(chǎn)品被沒收，理由是“可能侵犯專利權(quán)”。

3、專利構(gòu)筑的非關(guān)稅壁壘風(fēng)險

以專利構(gòu)筑的非關(guān)稅壁壘往往是與標(biāo)準(zhǔn)捆綁在一起的。現(xiàn)在，我國在一些對技術(shù)含量要求不高的小商品、小家電、玩具、日用百貨品等領(lǐng)域的制造業(yè)中，已經(jīng)具備了相當(dāng)先進(jìn)的開發(fā)能力和設(shè)計水平，許多產(chǎn)品（例如打火機(jī)、服裝、鞋、玩具等）的“來樣加工”，已經(jīng)改為ODM（“定設(shè)計加工”），即直接委托我國的企業(yè)設(shè)計、制造、加工，或者直接從我國企業(yè)已經(jīng)設(shè)計好的產(chǎn)品中選樣，進(jìn)行定牌加工。以打火機(jī)為例，由于我國設(shè)計的打火機(jī)五花八門、品種繁多，使人看見以后愛不釋手，以至于使歐盟專門為此制定文件，嚴(yán)格限制打火機(jī)的花色品種設(shè)計，且要求必須加裝“兒童安全鎖”。而“兒童安全鎖”的專利技術(shù)大多是屬于歐洲一些公司的。

從2002年開始，歐盟開始準(zhǔn)備模仿美國制定打火機(jī)安裝兒童安全鎖法案（CR法案）。2006年7月，歐盟在官方公報上公布的《要求成員國采取措施以保證在市場上銷售的打火機(jī)具備防止兒童開啟裝置并禁止新奇打火機(jī)銷售的第2006/502/EC 號歐委會決定》規(guī)定，歐盟市場上的打火機(jī)必須加裝防止兒童開啟裝置，禁售新奇打火機(jī)。所有外形與其他物品類似，且普遍被認(rèn)為容易吸引兒童或為兒童設(shè)計的打火機(jī)應(yīng)當(dāng)被禁止，包括外形上類似卡通人物、玩具和食物等形狀的打火機(jī)，也包括可發(fā)出音樂、可閃光或有移動部分的打火機(jī)。

2008年、2009年、2010年、2011年，歐盟持續(xù)延長了這一規(guī)定的執(zhí)行，成為限制我國打火機(jī)進(jìn)入歐洲市場的重要非關(guān)稅壁壘。

與歐盟打火機(jī)的CR法案非常相似的是美國、加拿大的彩電案，在彩電生產(chǎn)、銷售方面提出加裝兒童安全鎖的標(biāo)準(zhǔn)，與其相關(guān)專利相捆綁，用以限制我國彩電產(chǎn)品向美國出口。2007年3月1日，美國開始強(qiáng)制推行ATSC（美國先進(jìn)電視制式委員會）數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)，對美出口彩電要支付高達(dá)23美元/臺的專利費，包括一些在模擬電視時代就已經(jīng)開始征收的專利費和數(shù)字電視專利費。被ATSC納入數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的還有湯姆遜公司的多項數(shù)字電視的核心專利技術(shù)，以及湯姆遜已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給日本平板電視廠商的500項專利，還有日本索尼公司的核心專利技術(shù)、日本日立公司相關(guān)的專利、美國Sun公司關(guān)于數(shù)字電視中間件的專利等。類似于美國ATSC標(biāo)準(zhǔn)的歐洲D(zhuǎn)VB-T標(biāo)準(zhǔn)，同樣納入相當(dāng)多的專利，也開始向我國彩電企業(yè)收專利費。

上述專利費的收取，使我國企業(yè)面臨成本大幅上漲的壓力。據(jù)有關(guān)報道，我國彩電企業(yè)每年支出的專利許可使用費大約在10億美元左右。我國彩電企業(yè)利潤率僅為1.7%。每年只有30億元人民幣（折合不到5億美元）利潤。

4、海關(guān)過境查扣的專利風(fēng)險

近些年來，發(fā)生了多起歐洲國家海關(guān)對過境轉(zhuǎn)運的印度生產(chǎn)的仿制藥進(jìn)行查扣的案件，值得關(guān)注。印度生產(chǎn)的仿制藥在印度是合法的，在出口目的地的拉丁美洲發(fā)展我國家這些藥品也是合法的，而在過境轉(zhuǎn)運的歐洲國家由于處于專利保護(hù)之下，被專利權(quán)人視為“未經(jīng)許可”生產(chǎn)、構(gòu)成侵權(quán)，因而要求海關(guān)進(jìn)行查扣。歐盟國家海關(guān)的這種保護(hù)措施，顯然是超過《TRIPS協(xié)定》基本要求的。在2011年10月通過、尚未生效、充分體現(xiàn)發(fā)達(dá)國家意愿的《反假冒貿(mào)易協(xié)定》（ACTA）已經(jīng)有同樣的規(guī)定。因此，我們的企業(yè)，應(yīng)該充分注意、重視、防范這種由海關(guān)過境查扣引起的專利風(fēng)險。

5、“337 條款”造成的專利風(fēng)險

美國從1972年4月4日發(fā)起第一起“337調(diào)查”開始，對我國大陸地區(qū)“337調(diào)查”始于1986年（有關(guān)我國皮毛和皮大衣），涉案產(chǎn)品涉及的行業(yè)比較集中，主要有電子工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、輕工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、汽車工業(yè)、皮革工業(yè)。60%以上的案件針對機(jī)電產(chǎn)品。美國從1972年～2012年10月31日“337調(diào)查”達(dá)860起，涉及我國大陸企業(yè)達(dá)到153起。2010年，38家被訴至ITC的我國企業(yè)中，有30家選擇了應(yīng)訴。據(jù)統(tǒng)計，從2002年至2012年9月底，我國企業(yè)已遭遇“337調(diào)查”近140起，其中90%涉及專利，我國已連續(xù)10年成為“337調(diào)查”的主要對象。

二、如何應(yīng)對海外的專利風(fēng)險

1、樹立專利風(fēng)險意識

企業(yè)要想正確應(yīng)對海外的專利風(fēng)險，首先必須樹立專利風(fēng)險意識，應(yīng)該充分重視防范專利風(fēng)險，應(yīng)該充分了解、熟悉海外專利制度和規(guī)則，特別是出口產(chǎn)品的目的地和轉(zhuǎn)運地的專利制度和規(guī)則。如前所述，由于地域性的原因，各國和地區(qū)的專利制度存在差異，無視這種差異，往往會使企業(yè)陷入非常被動的境地。

除了地域性帶來的專利風(fēng)險以外，還必須重視海外參展的專利風(fēng)險。2009年2月，國家知識產(chǎn)權(quán)局、外交部、工業(yè)和信息化部、司法部、商務(wù)部、工商總局、版權(quán)局、新聞辦、貿(mào)促會9部門聯(lián)合發(fā)出了《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)境外參展知識產(chǎn)權(quán)工作的通知》，就我國企業(yè)到國外參展應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)糾紛提出10點意見。企業(yè)應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹這一通知，積極防范到海外參展的專利風(fēng)險。

企業(yè)還需要重視外國企業(yè)以專利構(gòu)筑的非關(guān)稅壁壘風(fēng)險。在我國企業(yè)向外出口的產(chǎn)品中，往往會采用一些國際標(biāo)準(zhǔn)、外國標(biāo)準(zhǔn)或外國企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)中往往會包含或者涉及一些外國的專利。如果沒有事先取得這些專利實施的許可，在產(chǎn)品中就采用了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，不僅會造成專利侵權(quán)的直接后果，而且會成為外國企業(yè)封殺我國產(chǎn)品向國外出口、進(jìn)入外國市場的充分、合法的依據(jù)。

企業(yè)也需要充分重視出口產(chǎn)品海關(guān)過境查扣的專利風(fēng)險。過去，我們一些企業(yè)出口產(chǎn)品，往往只注意對該產(chǎn)品進(jìn)口國知識產(chǎn)權(quán)法律環(huán)境的研究和分析，而忽視了對出口產(chǎn)品過境轉(zhuǎn)運地知識產(chǎn)權(quán)法律環(huán)境的了解，這一漏洞必須補(bǔ)上。

美國市場是世界上最為重要的國際市場之一，是我國企業(yè)進(jìn)軍海外的主要目標(biāo)。對于正在開辟和準(zhǔn)備打入美國市場的我國企業(yè)而言，更應(yīng)該重視美國“337條款”形成的專利風(fēng)險，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，這一風(fēng)險是實實在在存在的。

2、完善應(yīng)對風(fēng)險措施

設(shè)置專利預(yù)警機(jī)制。企業(yè)要想正確應(yīng)對海外的專利風(fēng)險，應(yīng)該設(shè)置自己的專利預(yù)警機(jī)制，爭取做到未雨綢繆、防范在先、有備無患。

建立專利檢索制度。密切結(jié)合本企業(yè)的產(chǎn)品和相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域，建立專利跟蹤、檢索制度，定期進(jìn)行相關(guān)領(lǐng)域的專利文獻(xiàn)檢索、分析，是企業(yè)設(shè)置自己專利預(yù)警機(jī)制的基礎(chǔ)和條件。

充分利用專利制度。外國企業(yè)利用專利制度制約、限制我國企業(yè)走向海外，我國企業(yè)也應(yīng)該學(xué)會利用專利制度加快走向海外的步伐，天津海鷗集團(tuán)為我們樹立了榜樣。

2008年的巴塞爾鐘表展上，海鷗表送展的雙陀飛輪遭遇了一場專利侵權(quán)糾紛，某家瑞士公司指控其關(guān)鍵部件的差動結(jié)構(gòu)抄襲該公司的專利設(shè)計，限時海鷗表方面提供“并非抄襲”的證據(jù)，否則將面臨“當(dāng)即清場、來年不允參展”的懲罰，還會招致訴訟方的索賠。雖經(jīng)有關(guān)方面鑒定表明，海鷗表并沒有侵犯人家的專利，但是這一指控引起海鷗集團(tuán)的高度警覺，他們立即成立了專門的知識產(chǎn)權(quán)委員會，隨后幾年科技投入占銷售收入的比重都在7.5%以上，并于2009年和2010年分別在瑞士、我國完成“陀飛輪不銹鋼袖扣飾品”專利注冊。截至2011年底，海鷗表的12個系列、3000多個品種、600余個款式，向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請專利461件，擁有知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品達(dá)到80%以上。從2008年起，海鷗手表4年間年年在海外遭到瑞士制表廠商發(fā)起的、圍繞著“海鷗”高端產(chǎn)品“陀飛輪”手表的知識產(chǎn)權(quán)訴訟，海鷗集團(tuán)已經(jīng)獲得“四連勝”。事實證明，學(xué)會充分利用專利制度，對于企業(yè)走向海外至關(guān)重要。

積極應(yīng)訴專利侵權(quán)指控。企業(yè)在海外遭到專利侵權(quán)指控應(yīng)該怎樣應(yīng)對？江蘇鹽城捷康公司作出很好的回答——審時度勢，積極應(yīng)對是唯一正確的選擇。

2007年4月，英國泰萊科技公司和美國泰萊三氯蔗糖公司，向美國國際貿(mào)易委員會提起了針對5項專利的“337調(diào)查”申請，指控我國的3家三氯蔗糖生產(chǎn)企業(yè)和國內(nèi)外貿(mào)易商等25家被告侵權(quán)。這5項專利涉及到50多項權(quán)利要求，核心權(quán)利要求也就是四、五項，再分析，就一項。鹽城捷康公司本是這起調(diào)查的案外人，因為具有自主知識產(chǎn)權(quán)，決定主動申請加入“337調(diào)查”。2009年4月6日，這起侵權(quán)案以中方勝訴落幕。根據(jù)雙方遞交的證據(jù)資料和法庭的答辯，美國國際貿(mào)易委員會作出裁決：捷康公司及我國三家被訴企業(yè)的生產(chǎn)工藝并不侵犯泰萊公司的專利權(quán)。鹽城捷康公司整個應(yīng)訴過程近兩年時間，投入人民幣2000多萬元，由一個名不見經(jīng)傳的新公司一下躍居為全球同行業(yè)第二。捷康公司充分利用“337調(diào)查”的事件，把它作為一個投資，得到了豐厚的回報。

3、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用

應(yīng)對海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，特別是專利風(fēng)險，往往需要相當(dāng)多的人力、物力，對于一個企業(yè)，特別是中小企業(yè)，往往會感到心有余、力不足。如何解決這一難題，“無汞堿性電池專利案”給我們提供了很好的經(jīng)驗。

2003年6月，國內(nèi)長虹電池、南孚電池、廣州虎頭電池等8家電池企業(yè)，因涉嫌侵犯美國勁量公司和永備公司的無汞堿性電池專利而遭到“337調(diào)查”。經(jīng)過持續(xù)15個月較量，ITC作出終審裁決，推翻了行政法官做出的初裁，認(rèn)定美國勁量公司關(guān)于無汞堿性電池的專利無效，這是ITC近30年來第二次推翻行政法官的初裁，做出原告專利無效的終裁。我國企業(yè)之所以能夠取得這一案件的完勝，中國電池行業(yè)協(xié)會的介入功不可沒。正是由于電池行業(yè)協(xié)會的介入，充分發(fā)揮了行業(yè)協(xié)會的優(yōu)勢，有效組織了全行業(yè)的人力、物力集體應(yīng)訴，有力保障了應(yīng)訴的成功。

建議有關(guān)企業(yè)結(jié)合各個行業(yè)的特點，完善應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險的措施。在這一方面，政府應(yīng)該承擔(dān)義不容辭的政策引導(dǎo)責(zé)任，行業(yè)協(xié)會組織應(yīng)該積極作為，具體協(xié)助、組織、支持相關(guān)企業(yè)應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。

4、根本在于自主創(chuàng)新

企業(yè)應(yīng)對“走出去”面臨的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，特別是專利風(fēng)險，最根本的出路在于自主創(chuàng)新，創(chuàng)造自己的知識產(chǎn)權(quán)，創(chuàng)造自己的專利。這樣，在我們應(yīng)對專利侵權(quán)指控之時，才會更有底氣，才會更有信心，才會有通過談判謀求和解的實力和條件。在這一方面，“復(fù)合木地板案”給我們提供了重要的啟示。

2005年7月1日，總部位于歐洲的Unilin國際集團(tuán)公司下屬的兩家企業(yè)指控32家國內(nèi)外企業(yè)的地板鎖扣產(chǎn)品構(gòu)成專利侵權(quán)，其中有17家我國企業(yè)，告至美國國際貿(mào)易委員會。2005年7月29日，美國國際貿(mào)易委員會投票決定對原產(chǎn)于我國的復(fù)合木地板進(jìn)行“337調(diào)查”。這一訴訟波及我國近5000家復(fù)合木地板企業(yè)，所涉產(chǎn)品出口量達(dá)1.75億美元。2007年1月24日，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）公布了有關(guān)強(qiáng)化木地板“337調(diào)查”最終裁決的公開文本，裁決深圳燕加隆公司發(fā)明設(shè)計的“一拍即合鎖扣地板”產(chǎn)品沒有侵犯申訴方美國Unilin國際集團(tuán)的任何訴爭專利。這一結(jié)果意味著該公司成為我國12家應(yīng)訴企業(yè)中唯一獲得最終裁決勝訴的企業(yè)。深圳燕加隆公司之所以能夠在這一案件中異軍突起，殺出重圍，成為唯一的幸存者，是與其通過創(chuàng)新取得的“一拍即合鎖扣地板”專利密不可分的。這一案例再次告訴我們，創(chuàng)新是我國企業(yè)有效應(yīng)對專利風(fēng)險的根本對策。

在我國企業(yè)“走出去”的過程中，面臨的各種知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，特別是專利的風(fēng)險將會長期存在，對此我們應(yīng)該有清醒的認(rèn)識和充分的準(zhǔn)備。對于企業(yè)“走出去”的專利風(fēng)險，如同其他困難一樣，我們應(yīng)該做到，一是不怕，二是認(rèn)真對待。只要能夠認(rèn)真對待，防范在先，就有可能將風(fēng)險轉(zhuǎn)化為機(jī)遇，將壞事變成好事，反而能促使我國企業(yè)早日學(xué)會運用專利制度，積極參與國際市場的競爭。

來源：《知識產(chǎn)權(quán)》2013年第1期

作者：李順德，中國社會科學(xué)院法學(xué)研究所教授、博導(dǎo)